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我公司股东程跃华、代理人郭俊艳成功代理广东省首例在相同商品上使用与注册商标相同的涉外定牌加工商标侵权纠纷不构成侵权案
2013-10-29
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  日前,由我公司股东/代理人程跃华、代理人郭俊艳代理的长林五金制品(珠海)有限公司(下称长林公司)应诉商标侵权纠纷案获得广东省高级人民法院二审胜诉判决,该案系广东省首例在相同商品上使用与其注册商标相同的涉外定牌加工行为不被认定为商标侵权的商标侵权纠纷案。


  该案原告江××系我国在金属拉手和金属挂钩等商品上注册“SIRO”商标的商标权人,其所在公司曾在该商标注册前与奥地利“SIRO”公司存在业务往来,其在中国抢注了奥地利SIRO公司已在奥地利及美国等国家注册的“SIRO”商标。江××在中国商标获准注册后,其先是通过珠海斗门工商局对长林公司进行了行政查处,此后,更通过法院提起了商标侵权之诉。我单位接受委托后,经调查发现,该商标在收到商标注册证后,曾被案外人提出异议;遂根据商标法实施条例第二十三条的规定,以商标侵权应自异议裁定生效日起算为由,通过行政诉讼迫使珠海斗门工商局和解。在民事诉讼程序中,一审法院虽然认定该案属于涉外定牌加工,但是基于现行法律及司法实践尚未就涉外定牌加工纠纷的判决达成一致意见,尤其是根据“人民法院在判断是否构成未经商标注册人许可,在相同商品上使用与其注册商标相同的商标的侵权行为时,不需要考虑混淆因素、只需要考虑是否构成正当合理使用”的司法实践,判决长林公司败诉并承担赔偿责任。长林公司不服,我公司股东/代理人程跃华带领郭俊艳继续代理该案的二审,基于本案定牌加工的事实,以及一审法院以商标授权日作为商标侵权起算日、未区分异议裁定生效前、后的被控产品生产出口数量,以事实不清、适用法律错误为由,同时在新商标法修正案颁布后,基于新商标法诚实信用原则、商标的使用明确表示为“用于识别商品来源的行为”及“容易导致混淆”作为认定商标侵权要件的立法精神,提出只有在加工的产品进入了委托方的国家面对该国的消费者以后,才存在“用于识别商品来源的行为”,才属于商标的使用,而本案不构成商标使用的观点,再次向二审法院提交了书面代理意见,最终获得了二审法院胜诉的终审判决。


  该案判决,维护了我们涉外定牌加工企业的合法权益。同时,对今后在类似涉外定牌加工商标侵权纠纷案件的代理实践具有一定的指导作用。